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MARQUES – Appréciation du risque de confusion : position commune des offices nationaux et de l’OHMI

L’OHMI et les offices nationaux gérant les marques ont arrêté une approche commune concernant l’impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

L’OHMI et les offices nationaux gérant les marques ont arrêté une approche commune concernant l’impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

Cette approche commune intéresse l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion portée par les offices saisis d’une opposition à l’enregistrement d’une marque en raison de l’atteinte prétendue à une marque antérieure.

La recherche du risque de confusion se pose lorsqu’il n’existe pas de double identité entre les produits et services désignés ou les signes en présence, au cas présent lorsque les signes ne sont pas identiques mais similaires. Lorsque des signes désignent des produits et services identiques ou similaires et qu’ils ont en commun un élément qui n’a pas de caractère distinctif, ou un caractère distinctif faible, quel en est l’impact dans l’appréciation du risque de confusion ?

De la jurisprudence communautaire, reprise en France, désormais établie, il ressort que l’existence d’un risque de confusion entre deux marques s’apprécie de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Dans son arrêt Sabel (CJUE 11 nov.1997, aff.C-251/95), la Cour avait indiqué que : « l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ». L’appréciation du risque de confusion doit tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (cf. arrêt Sabel préc.), notamment les éléments dominants, le degré d’attention du public pertinent, la coexistence, la situation du marché, l’existence d’une famille de marques. Parmi les facteurs pertinents à prendre en compte : les éléments qui ne sont pas, ou faiblement, distinctifs des signes en cause.

Dans le cadre de l’harmonisation de la pratique des offices nationaux de marques et de l’OHMI, une position commune a été adoptée pour faire converger les approches des différents offices dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ayant en commun un élément qui n’a pas de caractère distinctif ou un caractère distinctif faible. Le document publié constitue la 5ème pratique adoptée (suivant celles relatives à : l’harmonisation de la classification, la convergence des intitulés de classes, les motifs absolus-marques figuratives, le champ de protection des marques en noir et blanc). Il ne traite pas de l’ensemble de la question du risque de confusion mais de l’un des éléments à prendre en considération pour l’apprécier.

Objectif n°1 → Définir les marques faisant l’objet d’une évaluation du caractère distinctif : la marque antérieure (et/ou des éléments de celle-ci) et/ou la marque postérieure (et/ou des éléments de celle-ci).

Pratique commune adoptée : le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est évalué ainsi que celui de tous les éléments de la marque antérieure et de la marque postérieure.

Objectif n°2 → Déterminer les critères d’évaluation du caractère distinctif de la marque (et/ou des éléments de celle-ci).

Pratique commune adoptée : ce sont les mêmes critères que ceux utilisés pour déterminer le caractère distinctif dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus qui s’appliquent (rappelons que, dans l’affaire Lloyd (CJUE 22 juin 1999, aff. C-342/97), la Cour avait indiqué : « pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, pour évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises » ; il en avait été tiré comme conséquence que la portée de la protection d’une marque faiblement distinctive doit être restreinte).

Objectif n°3 → Déterminer l’impact sur le risque de confusion lorsque les éléments communs ont un faible caractère distinctif.

Pratique commune adoptée : lorsque les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non coïncidents) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques ; elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces autres éléments (non coïncidents).

La présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

Cependant ce risque de confusion peut exister si :

- les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou faible) ou ont un impact visuel insignifiant, et que l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire,

- l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

Objectif n°4 Déterminer l’impact sur le risque de confusion lorsque les éléments communs n’ont pas de caractère distinctif.

Pratique commune adoptée : les offices se sont accordés sur la pratique commune suivante :

- quand les marques ont en commun un élément sans caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non coïncidents) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. Elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces éléments (non coïncidents).

- la seule présence commune d’éléments dépourvus de tout caractère distinctif n’entraîne pas la reconnaissance d’un risque de confusion.

- lorsque les marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, un risque de confusion sera reconnu si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire.

Pour lire le texte de la communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs-faiblement distinctifs) : cliquez ici.

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