La fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux

Cass. com., 12 décembre 2018, n°17-24.582

L’annulation d’une marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

La Ville de Paris exploite des services de mise à disposition de bicyclettes en libre-service et de voitures électroniques respectivement sous les dénominations « velib » et « autolib ». Elle est titulaire de plusieurs marques sur ces termes et leurs déclinaisons ainsi que d’une marque verbale « Scootlib’Paris » déposée en 2011. La Ville de Paris a recherché la nullité de la marque « Scootlib » déposée en 2007 par une société O. pour désigner différents produits et services dont, notamment, « véhicules, véhicules électriques, cycles » et « transport, location de véhicules ». La demande en nullité était fondée sur la fraude.

La Cour d’appel a refusé d’annuler la marque « Scootlib » en considérant que le dépôt de cette marque ne pouvait pas être considéré comme frauduleux.

Les juges ont estimé que ce dépôt s’inscrivait dans une volonté d’utiliser le signe pour distinguer une offre de service de location de scooters et non pour empêcher la Ville de Paris d’user de celui-ci pour son activité ultérieure ou pour tirer un profit indu du succès rencontré par le Velib’ et n’était en conséquence pas frauduleux.

Les juges relèvent que n’étaient établis ni l’existence d’un projet concret de développement d’un service Scootlib par la Ville de Paris, ni a fortiori sa connaissance par la société O. et que la marque « Scootlib » avait été exploitée dès 2008.

La Ville de Paris faisait grief à l’arrêt d’avoir statué en ce sens et, par conséquent, de ne pas avoir retenu de fraude alors que la mauvaise foi du déposant, et partant le caractère frauduleux d’un dépôt
de marque, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce existants au moment du dépôt. Or, selon elle, les juges d’appel n’ont pas recherché si le considérable succès immédiat et la renommée immédiate de la marque et du service Velib’ dès son lancement en juillet 2007, la similarité des produits et services visés par les marques en l’état de leur proximité sectorielle évidente, la construction sémantique identique des signes, faisant du signe Scootlib, par transposition au service de mise à disposition de scooters, la déclinaison naturelle de la marque, ne constituaient pas des éléments de nature à établir que le dépôt de la marque « Scootlib » avait été effectué de mauvaise foi dans le but de profiter indûment du succès et de la notoriété immédiate du service exploité par la Ville de Paris sous la marque « Velib ».

La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

Or, l’arrêt constate que les juges d’appel ont pu retenir, sans manquer à leur obligation d’apprécier globalement l’existence d’une fraude, que celle-ci n’était pas caractérisée, dès lors qu’il n’était pas établi que la mise en œuvre d’un projet Scootlib’ avait fait l’objet d’une évocation publique par la Ville de Paris avant le dépôt de la marque « Scootlib », ni que la société O. avait connaissance de ce projet au jour du dépôt de sa marque, d’autant que la communication faite autour du Vélib’ révélait une volonté politique de désengorger Paris de ses véhicules à moteur « afin d’aller vers des processus de déplacement plus écologiques, dont le vélo était le principal vecteur ».

Cette solution nous paraît conforme à la notion de fraude appliquée au droit des marques, qui se veut un correctif des situations dans lesquelles, sans porter atteinte à un droit antérieur, un déposant détourne le droit des marques de sa finalité.

A rapprocher :  Article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle

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