Atteinte à une marque renommée : preuve du profit indu

Cass. com., 27 mars 2019, n°17-18.733

Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit de la renommée d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Les marques dites renommées bénéficient de la protection spéciale de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Cette affaire opposait le titulaire de la marque verbale « L’EQUIPE », désignant des produits et services en classes 16, 25, 28, 38 et 41 et son licencié, qui agissaient à l’encontre du titulaire de la marque semi-figurative « EQUIP’SPORT », désignant des produits et services dans les classes 25, 28 et 41, en lui reprochant une atteinte à la marque renommée « L’EQUIPE » et des faits de contrefaçon. En défense, une demande reconventionnelle était formulée pour solliciter le prononcé de la déchéance des droits sur la marque L’EQUIPE pour l’ensemble des produits et services désignés en classes 25, 28 et 41.

La cour d’appel a rejeté les demandes au titre de l’atteinte à la marque renommée fondée sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle concluant à l’absence de profit indûment tiré de la marque renommée « L’Equipe ». Le pourvoi lui reprochait de s’être ainsi prononcée en jugeant, d’une part, que le degré de similitude entre les deux marques en cause était, non pas inexistant, mais très faible, qu’aucun lien n’était susceptible d’être effectué dès lors que l’importante renommée de la marque « L’Equipe » empêchait précisément son assimilation ou sa confusion et, d’autre part, l’absence d’intention de l’auteur de l’usage de la marque seconde de se placer dans le sillage de la marque antérieure aux motifs – inopérant selon le pourvoi – que le fait que Equip’sport publie sur son site Internet des contenus informationnels sportifs et soit le partenaire d’associations ou d’événements sportifs n’apparaît pas suffisant pour caractériser l’intention alléguée de Equip’sport de se placer dans le sillage de la marque L’Equipe afin de bénéficier de sa renommée.

Le débat ne portait pas sur le point de savoir si la marque « L’Equipe » était ou non une marque renommée, ce point étant acquis, mais sur le point de savoir si une atteinte à celle-ci était caractérisée. La Cour de cassation se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice, ayant indiqué qu’il convenait, afin de déterminer si l’usage du signe tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en donnant une liste de ces facteurs qui n’est pas limitative (CJUE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, aff. C-252/07 ; CJUE, 18 juin 2009, L’Oréal c/ Bellure, aff. C-487/07).

La Cour de cassation considère alors que le motif retenu par les juges du fond selon lequel la publication par la société poursuivie sur son site internet des contenus informationnels sportifs et les partenariats avec des associations ou des événements sportifs locaux, relève d’une activité de communication publicitaire n’apparaît pas suffisant pour caractériser l’intention alléguée de se placer dans le sillage de la marque L’Equipe afin de bénéficier de sa renommée, constitue un facteur d’appréciation, parmi d’autres, de l’absence de profit indûment tiré de la marque renommée invoquée et n’est pas en soi inopérant.

La Haute Cour conclut par conséquent que les juges d’appel ont correctement exercé leur pouvoir souverain d’appréciation.

En revanche, elle censure la cour d’appel qui avait prononcé la déchéance partielle de la marque « L’Equipe » faute d’exploitation pour désigner les services de la classe 41 (activités sportives notamment). Pour justifier de l’usage de sa marque « l’Equipe », son titulaire avait notamment établi que celle-ci était utilisée pour désigner la manifestation sportive appelée « Les 10 kms de l’Equipe ». Or, selon les juges d’appel, cet usage n’établissait pas un usage à titre de marque c’est-à-dire pour identifier des produits et services mais un usage dans un cadre publicitaire. La Cour de cassation censure les juges d’appel qui n’ont pas exposé les raisons pour lesquelles l’usage de la marque dans un tel contexte ne permettait pas au public de distinguer la course en cause d’autres manifestement sportive (et donc de remplir sa fonction d’identifiant commercial).

A rapprocher : Art. L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle

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