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L'actualité juridique et économique des réseaux de distribution par Simon Associés
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Accueil >Ouvrages de référence >Théorie et Pratique du droit de la Franchise >Chapitre 10 : DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES RESEAUX >Section 1 : Encadrement légal du développement international

§2. Marque et développement international

 I. La protection de la marque du franchiseur à l’international

A. La nécessité d’un élargissement de la protection de la marque française

1. Le principe de la territorialité des droits et ses conséquences

871. Principe de territorialité La pratique démontre que les titulaires de marques sont souvent peu informés des modalités et de l’importance même d’acquérir une protection à l’étranger et imaginent, du simple fait du dépôt auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), bénéficier d’une protection au-delà du territoire français. Or, il n’en est rien, car l’enregistrement d’une marque en France n’offre aucune protection au-delà du territoire français.

Le principe de territorialité2937 N. Bouché, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, L’Harmattan, 2002. du droit des marques enserre la protection résultant de l’enregistrement d’une marque dans les limites du territoire de l’Etat qui a conféré le titre : ainsi, le dépôt d’une marque française ne confère une protection contre la reprise du signe que dans les limites du territoire français. Le principe de territorialité signifie en effet que la loi compétente est celle du pays sur lequel la protection est demandée et que la protection sera assurée sur tout le territoire, mais uniquement sur celui-ci. Si ce principe n’exclut pas la prise en cause de faits survenus à l’étranger pour apprécier la contrefaçon d’une marque française, il n’étend pas pour autant la protection au-delà de cette limite. Dès lors, le franchiseur qui développe son réseau à l’international et ne dispose que d’une marque française, devra l’enregistrer dans les pays vers lesquels le développement du réseau est effectué.

872. Conséquences du principe de territorialité Dans le cadre du développement international de la franchise, il est donc essentiel de ne pas négliger les questions de propriété intellectuelle au premier rang desquelles figure la protection de la marque. En effet, en déposant la marque pour les territoires visés par le développement international du réseau, le franchiseur va ainsi s’assurer d’une protection contre la reprise par des tiers. Dans le même temps, il va également s’assurer que l’utilisation de la marque ne portera pas atteinte aux droits d’un tiers. En effet, le préalable indispensable qui réside dans une recherche d’antériorités, va permettre de s’assurer de la disponibilité du signe sur ces territoires. L’absence d’une telle recherche pourrait s’avérer fort coûteuse si le réseau était lancé sans avoir pris toutes les précautions relativement à la disponibilité du signe utilisé.

L’internationalisation du réseau de franchise implique de tenir compte des spécificités du marché ciblé et, notamment, des contraintes linguistiques. Parfois, la marque a été choisie dans la perspective de ce développement et l’extension du réseau se fera sur la base d’une marque identique.

Mais il n’en va pas toujours ainsi et le franchiseur peut être amené à modifier la marque pour lui donner une sonorité locale ou la traduire. Ces modifications peuvent résulter du choix du franchiseur ou de la contrainte lorsque le signe qui est utilisé en France revêt une connotation négative ou est porteur d’un autre sens dans d’autres pays susceptible de tenir en échec le dépôt pour sa contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou à raison d’absence de distinctivité. Si le franchiseur décide de modifier la marque française, cela emporte des répercussions sur le choix de la procédure à adopter. En effet, la marque communautaire est valable pour l’ensemble des territoires de l’Union ce qui suppose que cette même marque sera celle utilisée dans tous les pays ; de même, si le franchiseur souhaite procéder au dépôt international, cela suppose que la marque internationale soit identique à la marque d’origine.

De surcroît, l’obtention d’un titrepropriétéest aussi essentielle pour asseoir les modalités juridiques du développement du réseau, et la marque pourra faire l’objet de contrats variés, tels que, notamment, une licence, une cession, un apport, etc.

2. Les moyens d’accès à la protection internationale de la marque

873. Droit de priorité  La propriété industrielle s’est adaptée aux évolutions commerciales et l’internationalisation des échanges. La dimension internationale de la matière est apparue assez rapidement puisque la première convention internationale fut signée à Paris le 20 mars 1883 (CUP)2938 L’Union de Paris regroupe 172 Etats dont la liste complète est disponible sur le site de l’OMPI : www.wipo.int ; A. et O. Thrierr, Convention de Paris, Juris-Cl. Marques, Fasc.7720, 2004. Si elle ne confère aucun titre supra-national, cette convention marque la dimension internationale de la propriété industrielle et la nécessité de règles communes aux pays qui échangent. Cette convention pose des principes fondamentaux : l’assimilation de l’unioniste au national, et le droit de priorité unioniste.

L’article 2 de la CUP prévoit que les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouissent dans tous les autres pays de l'Union, pour ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des mêmes avantages que les lois de chacun des pays accordent à leurs nationaux. Dénommé « assimilation de l’unioniste au national », ce principe permet à un déposant étranger unioniste (c'est-à-dire ressortissant ou assimilé d'un pays de l'Union) d'être traité comme un déposant national2939 Sur cette question, V. A. et O. Thrierr, Acquisition du droit sur la marque, Juris-Cl. Marques, Fasc. 7200, §55.. Les pays de l'Union doivent ainsi appliquer aux bénéficiaires de la Convention leur loi nationale, comme ils l'appliquent à leurs nationaux.

L’article 4 de la CUP prévoit un délai de priorité2940 A. et O. Thrierr, Convention de Paris, préc. ; A. et O. Thrierr, Droit de priorité, Juris-Cl. Marques, Fasc. 7235, 2003.  pour pallier aux difficultés pratiques de dépôt simultané de la même marque dans différents Etats. Aux termes de ce texte, le titulaire d’une demande de marque bénéficie d’un délai de six mois pour étendre la protection à d’autres pays tout en bénéficiant de la date du premier dépôt de la marque. Les dépôts et usages réalisés dans cet intervalle par d’autres personnes dans les pays choisis ne pourront pas lui être opposés. Si le délai du droit de priorité a expiré, la protection débutera à partir de la date de dépôt de la marque internationale et non de la marque française. Les bénéficiaires2941 En principe c’est le titulaire du premier dépôt, il peut également s’agir de l’ayant droit car ce droit de priorité est cessible. de ce droit de priorité doivent être ressortissants d’un des pays de l’Union – ou y avoir leur domicile ou établissement – et la demande réflexe doit être déposée dans l’un de ces mêmes pays. Les dépôts ultérieurs ne peuvent bénéficier du droit de priorité que s'ils ont le même objet que le dépôt de base ; on doit donc être en présence de deux marques identiques, c'est-à-dire portant sur le même signe et désignant les mêmes produits et/ou services. Ce droit de priorité peut être invoqué lors du dépôt d’une marque communautaire.

874. Système de Madrid  C’est avec l’Arrangement de Madrid du 4 avril 1891, complété par le Protocole de Madrid du 27 juin 19892942 A. et O. Thrierr, Arrangements internationaux, Juris-Cl. Marques, Fasc. 7730, 2005 ; v. sur cette question, V. M. Sabatier, Pratique de la marque internationale, Cahiers de l’IRPI, 2006. administrés par l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété industrielle), que fut introduit un système de dépôt unique de marque pour couvrir un ensemble de pays. Le système de Madrid offre aux ressortissants des pays membres2943 Actuellement, 82 pays, dont la liste complète est disponible sur le site de l’OMPI : www.wipo.int, sont couverts par le système de Madrid quel que soit leur régime d’adhésion. de l’Arrangement et/ou du Protocole la faculté de protéger leur marque dans les autres pays membres grâce à une procédure unique aboutissant à un faisceau de marques nationales. A l’instar de la marque communautaire, la marque internationale est obtenue par le biais d’une procédure unique et centralisée. Elle s’en distingue toutefois car elle ne confère pas un titre unitaire ; en effet, la marque internationale n’est pas une « marque mondiale », il s’agit d’un faisceau de marques nationales soumises au régime propre de leur pays.

L’enregistrement d’une marque à l’international doit également compter avec l’Arrangement de Nice du 15 janvier 19572944 A. et O. Thrierr, Arrangements internationaux, préc. qui a établi une classification internationale de produits et de services aux fins de l’enregistrement.

A côté du système de Madrid, il existe d’autres systèmes de marques supranationaux. Par exemple la marque Bénélux, titre unique qui protège par un seul dépôt la marque sur les territoires de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. En Afrique, le système de l’OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle), permet également d’obtenir un titre de protection pour un ensemble de territoires grâce à une procédure unique et l’ESARIPO (Organisation de propriété industrielle pour les pays d’Afrique francophone)2945 Sur cette question, V. M. Sabatier, Pratique de la marque internationale, préc., p. 7 et suiv..

Au plan de l’Union européenne, l’ambition d’harmoniser les législations des Etats-membres a conduit à l’adoption de la Directive du 21 décembre 19882946 Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques : JO n°L 040 du 11 fév.1989, p. 1. – Ce sont aussi les législations relatives à la répression de la contrefaçon qui viennent récemment d’être harmonisées avec la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : JO n°L 195 du 2 juin 2004, p. 16 transposée en France par la loi du 29 octobre 2007, JO 30 oct. 2007.. Par ailleurs, parce que le principe de territorialité contrarie les besoins d’une protection élargie à d’autres territoires, l’Union s’est dotée de la marque communautaire instaurée par le Règlement communautaire du 20 décembre 19932947 Règlement CE n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire : JO n°L 011 du 14 janv.1994, p. 1 ; E. Joly, Marque communautaire, Juris-Cl. Marques, Fasc.7610, 2001.. La marque communautaire permet, grâce à une procédure unique devant l’OHMI (office d’harmonisation du marché intérieur), dans une langue unique, de disposer d’un titre valable sur l’ensemble du territoire communautaire. La marque communautaire a un caractère unitaire : elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté et ne peut être enregistrée, transférée, annulée, déchue que pour l’ensemble de la Communauté.

B. L’obtention d’une marque communautaire ou internationale

1. La marque communautaire

a) Les avantages et les inconvénients de la marque communautaire pour le franchiseur

875. Avantages  Le principal intérêt de la marque communautaire est de bénéficier, grâce à une procédure unique d’examen, extrêmement simplificatrice, d’un titre couvrant l’ensemble des pays de la Communauté2948 La marque communautaire couvre les 27 Etats de l’Union européenne, à savoir : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.. Les décisions judiciaires obtenues devant un des tribunaux compétents2949 Sur la détermination des tribunaux compétents, V. RMC, art. 91 et suiv. sont applicables dans tous les pays. De plus, l’obligation d’exploiter la marque communautaire sous peine de déchéance2950 A l’instar du régime de la marque française, l’article 50 du RMC prévoit que la marque communautaire doit être exploitée dans les cinq années sous peine de déchéance des droits. est remplie si le titulaire de la marque ne l’exploite que dans un seul pays. Il en résulte que, lorsque la franchise démarre dans un Etat, l’exploitation dans ce seul pays « pilote » garantit le maintien des droits. Mais cela signifie aussi qu’après le dépôt de la marque le titulaire ne dispose que d’un délai de cinq ans pour assurer une exploitation effective de celle-ci. Il convient donc de choisir le bon moment pour procéder au dépôt car, à trop anticiper, on risque de tout perdre.

876. Inconvénients – Il convient, malgré tout, de mettre en évidence certains dangers, notamment quant à l’examen des conditions de validité. En effet, il suffit qu’une antériorité pertinente dans un seul des Etats soit soulevée pour que l’enregistrement de la marque soit compromis. De même, l’OHMI apprécie les conditions de validité de la marque de façon unitaire et il suffit qu’un motif de refus existe dans un seul Etat membre pour que la marque soit refusée à l’enregistrement.

b) La procédure

877. Dépôt de la demande  La procédure de dépôt et d’enregistrement d’une marque communautaire se déroule devant l’OHMI (l’Office d’harmonisation du marché intérieur) en plusieurs étapes.

Le premier temps est celui du dépôt de la demande de marque dans une des langues officielle de l’Union qui doit comporter l’indication claire et précise du demandeur, des produits et services désignés, et de la marque. Le déposant peut déposer sa demande directement auprès de l’OHMI, en passant par son office national ou procéder à la désignation dans le cadre du dépôt d’une marque internationale.

Les signes susceptibles de constituer une marque communautaire sont, aux termes de l’article 7§1 du RMC, tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, une couleur, un slogan.

878. Examen de la demande  L'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) s’assure de la régularité formelle de la demande et vérifie surtout que le signe ne tombe pas sous le coup d'un motif absolu de refus visé par l’article 7 du RMC. Un tel motif peut résulter de l’absence du caractère distinctif, du caractère descriptif2951 RMC, art. 7§1 c) : « Sont refusés à l’enregistrement (…..) : les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci (…) »., du caractère usuel2952 RMC, art. 7§1 d) : « Sont refusés à l’enregistrement (…..)… : les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (…)»., de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, comme du caractère déceptif ou trompeur2953 RMC, art. 7§1 g) : « Sont refusés à l’enregistrement (…..)… : les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (…) »..

La condition essentielle de distinctivité est appréciée in abstracto, indépendamment des produits et services, et implique une aptitude positive d'un signe à « identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises »2954 CJCE, 4 mai 1999, aff. C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemsee GmbH, RTD eur., 2000, p. 127, obs., G. Bonet.. En revanche, les autres conditions sont appréciées par rapport aux produits et services, par exemple le terme RadioCom a été jugé descripitf pour désigner des programmes radiophoniques2955 TPICE, 22 mai 2008, aff.T-254/06..

L’OHMI procède à une recherche d’antériorités2956 Depuis le 10 mars 2008 les rapports nationaux de recherche deviennent facultatifs; ils sont désormais uniquement émis sur requête déposée par le demandeur au moment du dépôt de sa demande de marque et moyennant le paiement d'une taxe. limitée aux demandes et aux marques communautaires antérieures et informe le déposant de l’existence éventuelle d’antériorités. Le déposant est alors exposé à une action en opposition par des tiers dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande à raison de droits antérieurs2957 Les antériorités opposables peuvent consister, selon l’article 8 du RMC en : une marque communautaire, nationale ou internationale (ayant effet dans un Etat membre ou dans la Communauté européenne) déposée ou enregistrée, une marque non enregistrée mais notoirement connue dans au moins un des pays de l'Union, une marque non enregistrée ou de tout signe utilisé dans la vie des affaires et ayant une portée nationale si dans le pays concerné des droits sur ce signe ont été acquis permettant de s'opposer à une marque postérieure (exemple : dénomination sociale, nom commercial, modèle, droit d'auteur), pour des produits ou services identiques ou similaires. (postérieurement à une action en nullité). Il pourra limiter ou retirer sa demande en fonction des antériorités révélées.

Si la marque répond à toutes les conditions, elle est enregistrée et inscrite sur le registre communautaire des marques.

Si la marque venait à être refusée ou annulée, le demandeur peut la transformer en marques nationales dans les Etats où il n’existe pas d’obstacle à la protection.

2. La marque internationale

a) Les avantages et les inconvénients de la marque internationale pour le franchiseur

879. Avantages  Le système de Madrid évite de recourir à une multitude de dépôts nationaux auprès de chacun des offices des pays où la protection est sollicitée, engendrant ainsi une réduction des coûts et une simplification des démarches centralisées auprès de l’OMPI dans une seule langue. Ce système permet de désigner ultérieurement des pays qui ne l’auraient pas été au moment du dépôt, sans pour autant avoir à reprendre une procédure complète : c’est la « désignation ultérieure ».L’intérêt de cette procédure explique son succès ; fin 2007, on comptait en effet 483 210 enregistrements internationaux de marques inscrits au registre international des marques.

880. Inconvénients  Toutefois, le recours àune telle procédure n’est pas sans inconvénients ou dangers, au premier rang desquels il faut souligner la dépendance de la marque internationale à la marque d’origine pendant une durée de cinq années, exposant ainsi le titulaire à une « attaque centrale ». Du fait de la perte des droits sur marque d’origine pendant cette période, la marque internationale suit le même sort, alors même qu’elle serait valable dans les pays visés par le dépôt international. Cependant, pour les pays uniquement liés au Protocole, la marque internationale pourra être transformée en dépôts nationaux dans un délai de trois mois. Ceux qui entendraient obtenir une marque communautaire par la voie de l’enregistrement international doivent conserver à l’esprit ce danger. Autrement dit, passer par la voie de la marque internationale nécessite donc d’avoir sécurisé la marque d’origine2958 V. Sur les dangers du dépôt international et les liens avec la marque communautaire, E. Schahl, Marque communautaire et marque internationale : liaisons dangereuses ?, D.2005, p. 1074. .

Il faut également compter sur un enregistrement, a minima un dépôt si le Protocole de Madrid est exclusivement applicable, d’une marque identique dans le pays d’origine pour engager une telle procédure, ce qui n’est pas sans inconvénient au regard de la nécessité pour le franchiseur, dans certaines circonstances, de recourir à une marque différente selon les pays. Si le franchiseur est amené à modifier sa marque, la différence avec la marque d’origine le contraint à procéder à des dépôts nationaux.

881. Dépôt par la voie nationale  Dans plusieurs circonstances, le franchiseur ne pourra – et/ou ne voudra – étendre la protection de sa marque française que par la voie de dépôts nationaux. Il procèdera ainsi :

- en raison de stratégie commerciale ; dans ce cas, il n’utilisera pas la même marque dans tous les pays, par exemple en raison d’une traduction ou de l’adaptation aux particularités locales ; il ne peut alors recourir à la marque communautaire qui est un titre unitaire pour tous les pays membres, ni à la marque internationale qui suppose une identité avec la marque d’origine ;

- pour obtenir une protection dans les pays qui ne sont ni membres de l'Union européenne, ni adhérents à l'Arrangement ou au Protocole de Madrid ;

- lorsque la marque dans le pays d'origine n'est pas acceptée à l'enregistrement, ce qui empêche le dépôt d'une marque internationale ;

- lorsqu'il existe une antériorité dans un pays de l'Union européenne entravant l’enregistrement d’une marque communautaire.

La marque ainsi déposée sera soumise à la loi de l’Etat qui a conféré la marque pour sa validité et sa défense ainsi que les contrats dont elle serait l’objet.

b) La procédure

882. Dépôt de la demande  Le système d’enregistrement international des marques appelé l’Union de Madrid, est régi par l’Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, et le Protocole relatif à l’Arrangement du 27 juin 19892959 Il y a donc trois sortes de demandes internationales :une demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement; cela signifie que toutes les désignations sont faites en vertu de l’Arrangement ;les demandes internationales relevant exclusivement du Protocole, ce qui signifie que toutes les désignations sont faites en vertu du Protocole ;les demandes internationales relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole, ce qui signifie que certaines désignations sont faites en vertu de l’Arrangement et d’autres en vertu du Protocole.Le Protocole a modifié la procédure mise en place par l'Arrangement afin d’assouplir le système de Madrid ce qui a permis à de nouveaux pays d’adhérer au système (par exemple les Etats-Unis), concernant notamment:- une simple demande d'enregistrement national suffit, alors que l’Arrangement exige un enregistrement national préalable à toute demande d'enregistrement international ;- l’introduction d’une procédure de transformation si la demande de marque internationale est rejetée. Cette procédure permet de transformer un enregistrement international radié en autant de demandes nationales d'enregistrement que de pays désignés dans le cadre du protocole de Madrid. Sous certaines conditions, ces demandes auront comme date de dépôt celle de l'enregistrement international. Le bénéfice de l'enregistrement international sera ainsi préservé dans les pays où aucun refus n’aura été formulé. – V. aussi, sur cette question, M. Sabatier, Pratique de la marque internationale, Cahiers de l’IRPI, 2006 ; A. et O. Thrierr, « Arrangements internationaux », Juris-Cl. Marques, Fasc.7730, 2005.. Le dépôt international est ouvert aux ressortissants des États signataires de l'Arrangement et/ou du Protocole de Madrid, soit sur la base d'une marque préalablement enregistrée comme marque nationale dans leur pays d'origine, si l'un des États désignés est membre de l'Arrangement ou du Protocole, soit sur la base d'une demande nationale ou d'un enregistrement national si l'État désigné ou les États désignés sont exclusivement liés au Protocole, soit sur la base d’une demande communautaire ou d’un enregistrement communautaire si l’Etat désigné ou les Etats désignés sont liés au Protocole.

883. Examen de la demande  La demande de marque internationale est déposée à l'OMPI par l'intermédiaire de l’office national, en France l’INPI, qui s’assure que la demande désigne la marque d’origine, qui doit être identique, ainsi que les produits et services désignés, dont la liste doit également être identique à celle la marque d’origine (il est toutefois possible de la réduire). L’INPI vérifie également l’existence d’une marque française, la date du dépôt de la marque française pour revendiquer le délai de priorité, la possibilité de recevoir la demande en fonction du domicile ou de la nationalité du demandeur, mais il ne vérifie pas la disponibilité du signe. La date d’enregistrement est celle de la réception de la demande auprès l’INPI, en cas de difficultés la date est celle de la régularisation effectuée.

L’INPI transmet ensuite la demande à l’OMPI qui procède à la vérification de la demande et du classement des produits et services. En cas d’irrégularités, celles-ci sont signifiées au demandeur qui dispose de trois mois pour y répondre. L’OMPI enregistre la marque et la transmet aux offices nationaux concernés (on parle d’enregistrement alors même que les pays désignés n’ont pas encore examiné la demande de marque internationale).

Chaque office examine la demande et procède à l’examen de fond selon ses règles nationales ; tout se déroule comme si la demande lui avait été directement adressée. Soit la marque est acceptée et la protection prend effet pour dix ans, soit la marque est refusée, si elle ne répond pas aux conditions de validité dans l’Etat où la protection est enregistrée, et l’OMPI avise le demandeur de ce refus.

II. L’exploitation de la marque à l’international

A. La marque, une arme défensive

1. Le droit exclusif attaché à la marque

884. Droit exclusif  Lorsque le franchiseur dispose d’une marque dans les Etats où il a choisit de procéder à son dépôt (soit qu’il ait choisit de déposer directement auprès de chaque Etat concerné la marque, soit qu’il ait choisit de procéder au dépôt d’une marque internationale), il convient de se référer à la législation de chaque Etat pour connaître l’étendue de la protection. En effet, le dépôt d’une marque internationale permet, à l’issue d’une procédure unique de dépôt, de disposer d’un faisceau de marques nationales qui obéissent pour leurs conditions de validité et leur régime à la loi de l’Etat qui a accordé la protection. Une parfaite connaissance de la loi concernée s’impose afin de déterminer l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement. Si la portée des droits peut varier d’un pays à l’autre, il convient toutefois de souligner que les Etats ayant adhéré à l’accord ADPIC du 15 avril 2004se sont accordés sur le minimum de protection2960 Avec l’accord ADPIC, la dimension internationale de la propriété industrielle s’est véritablement imposée. Lors des négociations de l’Uruguay Round de l’OMC (l’Organisation mondiale du commerce) en 1994, les négociateurs ont adopté un accord touchant aux droits de propriété intellectuelle dit accord TRIPS ou ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce) qui entend renforcer et harmoniser la protection de la propriété intellectuelle au niveau mondial. Sur cette question, V. S. Zhang, De l’OMPI au GATT. La protection des droits de la propriété intellectuelle, Litec, 1994. – Il faut remarquer que la propriété intellectuelle est intégrée dans un accord commercial ce qui marque son rôle essentiel dans les échanges économiques internationaux : V. Remiche, Droit économique, marché et intérêt général in, Mélanges G. Farjat, éd. Frison-Roche, 1999, p. 253. – L’OMPI et l’OMC coopèrent au niveau international pour traiter des questions relatives à la propriété intellectuelle..

Les droits conférés par une marque communautaire sont précisément décrits dans le Règlement sur la marque communautaire, éclairé par la jurisprudence de la CJCE. La marque communautaire « confère à son titulaire un droit exclusif »2961 RMC, art. 9. qui lui permet de s’opposer à la reproduction ou l'imitation de sa marque pour des produits identiques ou similaires sur tout le territoire de l'Union européenne. Sauf les hypothèses où le tiers utilise un signe identique pour des produits et services identiques, le titulaire de la marque devra établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe utilisé et sa marque pour interdire les actes ainsi commis.

885. Marque renommée La marque de renommée dans l'Union européenne jouit d’une protection plus large, en dehors du principe de spécialité, qui permet à son titulaire d’interdire l’utilisation de signes identiques ou similaires pour des produits et services différents de ceux visés dans l’enregistrement si cette utilisation tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou si un préjudice lui est porté par cette utilisation2962 B. Geoffray, La protection des marques renommées en droit communautaire, Propr. industr., avr. 2008, Etude 11..

886. Protection contre la contrefaçon  L'atteinte aux droits conférés par la marque communautaire est sanctionnée au terme d’une action en contrefaçon exercée devant l’un des tribunaux des marques communautaires désignés dans chaque Etat membre de l'Union européenne.Le RMC prévoit très précisément la liste des tribunaux compétents et les règles de compétences. Les décisions de ces tribunaux peuvent être exécutées dans les autres Etats de l'Union européenne en ayant recours à la procédure simplifiée d'exequatur.

Outre les limitations et exceptions empêchant le titulaire de la marque de s’opposer à la reprise de celle-ci dans certaines circonstances2963 Selon la jurisprudence de la CJCE, le droit exclusif sur la marque ne permet de s’opposer qu’aux actes accomplis dans le cadre de « la vie des affaires ». L’article 12 du RMC pose : « Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires :a) de son nom ou de son adresse ;b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ;c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »., la règle de l’épuisement des droits constitue une limite particulièrement importante dans le cadre de la franchise internationale.

2. L’épuisement du droit sur la marque

887. Présentation  Le franchiseur qui a sélectionné ses franchiseurs cherche légitimement à protéger son réseau mais peut-il, sur le fondement du droit des marques, s’opposer à la commercialisation en dehors du réseau ? En somme, le droit des marques confère t-il un droit de suite permettant de contrôler la distribution des produits et services couverts par la marque. Cette question, qui intéresse au premier chef la franchise de distribution, est soumise à la règle de l’épuisement des droits. Consacrée au niveau communautaire pour concilier la règle de la libre circulation des marchandises et le principe de la territorialité des droits de propriété intellectuelle afin d’éviter le cloisonnement des marchés2964 RMC, art. 13 : « 1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. ». Les développements qui suivent concernent également la marque française puisque l’article 7§1 de la Directive du 21 décembre 1988 a été transposé à l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle., elle signifie qu’après la première mise en circulation du produit marqué, le droit s’éteint et ne permet pas de contrôler l’utilisation et la circulation des biens.

888. Conditions L’épuisement des droits suppose que plusieurs conditions soient réunies : le produit doit avoir été mis pour la première fois en circulation sur le territoire de l’EEE avec le consentement du titulaire de la marque.

La règle ne peut jouer que si la première mise dans le commerce du produit dans l'Etat d'où il est importé, est le fait du titulaire de droit ou le fait d'un tiers pouvant se prévaloir de son autorisation. Cette condition de consentement ne pose pas de difficultés dans l’hypothèse de marques parallèles, c’est-à-dire lorsque le titulaire du droit dans l’Etat d’importation et d’exportation est la même personne2965 Le consentement nécessaire est celui du titulaire de la prérogative de commercialisation, mais il faut tenir compte des rapports commerciaux et juridiques entre les entreprises titulaires d'un droit sur un même objet dans plusieurs pays. La solution dans l’hypothèse de droits parallèles appartenant à une même personne doit être reprise lorsque les marques ou brevets appartiennent à des titulaires différents mais qu’il existe entre eux un rapport de dépendance économique.. En revanche, dans l’hypothèse de droits parallèles appartenant à des titulaires différents, au terme d’une évolution jurisprudentielle en trois temps2966 CJCE, 3 juill.1974, aff.192/73 (Hag I): Rec., p. 731; J.-J. Burst et R. Kovar, Sur une jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes, JCP éd.E, 1975, II, 11728 ; RTD eur. 1975, p. 581, obs. G. Bonet – CJCE, 22 juin 1976, aff.119/75 (Terrapin), Rec., p. 1039 ; J.-J. Burst et R. Kovar, Deux décisions rassurantes : la Cour de justice des communautés européennes fixe des limites à sa jurisprudence en matière de propriété industrielle, JCP éd.E, 1976, II, 12266 – CJCE, 17 oct.1990, aff.C-10/8 (Hag II), Rec., p. 3711 ; R. Joliet, Droit des marques et libre circulation des marchandises : l’abandon de l’arrêt Hag I, RTD eur., 1991, p. 169 ; RTD eur., 1991, p. 639, obs. G. Bonet., la CJCE2967 CJCE, 22 juin 1994, aff.C-9/93 (Ideal Standard), Rec., p.I-2836 ; RTD eur., 1995, p. 849 obs. G. Bonet ; E. Verbraeken, L'incidence de l'article 30 du Traité de Rome sur le droit national des marques : les arrêts Deutsche Renault et Ideal Standard, RTD com., 1997, p. 591. décide que le consentement requis pour faire jouer l'épuisement nécessite que le titulaire du droit contrôle la qualité des produits sur lesquels la marque va être apposée. Dans tous les cas, le titulaire doit avoir consenti à la commercialisation des produits qui sont importés2968 La Cour de Luxembourg a précisé que le consentement du titulaire de la marque à la commercialisation d’un seul lot de marchandises marquées, ne déterminait pas l’épuisement du droit pour la commercialisation d’autres lots de mêmes marchandises. Ainsi, le consentement doit porter sur chaque exemplaire et le fait que le titulaire du droit ait donné son consentement pour la commercialisation de produits identiques dans la Communauté n’épuise pas son droit. CJCE, 1er juill.1999, aff.C-173/98 (Sebago), RTD eur., 2000, p. 117 obs. G. Bonet ; G. Bonet, Le point sur l’épuisement du droit de marque selon la jurisprudence communautaire, D.2000, Chron., p. 337.. Si la première commercialisation est le fait du licencié, il s’agira d’un acte de nature à épuiser le droit mais il convient de s’assurer de la licéité de la première mise dans le commerce, car si elle est le fait d’un licencié, encore faut-il que ce dernier se soit vu conférer conventionnement cette faculté et que la licence attribuée ne soit pas limitée à la fabrication2969 Cass.com., 21 juin 1994, RJDA 1994, n°1276 ; CA Douai, 13 oct.1994, D.1995, p. 443 note E. Tardieu-Fargeres ; CA Paris, 24 sept.1997, PIBD 1998 n°647, III, p. 80 ; Cass. com., 26 janv.1999, D.Aff., 1999, p. 343.. Le consentement peut prendre une forme indirecte et résulter d’un acte d’importation2970 CJCE 20 mars 1997, aff.C-352/95 (Phytéron), Rec., p.I-1729 ; RTD eur., 1998, p. 111 obs., G. Bonet ; RTD eur., 1997, comm.151, p. 16, note F. Gazin., ou être implicite et résulter de circonstances antérieures, concomitantes ou postérieures à l’acte de mise en circulation2971 CJCE, 20 nov.2001, aff.C-414/99 (Davidoff), Rec., I, p. 8691; RTD eur., 2000, p. 112 obs. G. Bonet ; G. Bonet, En matière d’épuisement qui ne dit mot ne consent pas nécessairement, Propr. intell. avr.2002, n°3, p. 9 ; JCP éd.E, 2002, n°853 note Ch. Vilmart ; RTD com., 2002, p. 480 obs. J. Azéma., à condition de s’exprimer positivement sans résulter d’un simple silence.

La première mise en circulation doit avoir été faite sur le territoire de la Communauté, à défaut de quoi le principe de l'épuisement ne jouera pas. La CJCE2972 CJCE, 16 juill.1998, aff.C-355/96 (Silhouette), Rec., p.I-4799 ; Contrats.conc.cons., 1999, comm.4, p. 6, note F. Le Cohennec ; Gaz.Pal. 1998, p. 3, note A. Desmazières de Sechelles ; G. Bonet, Le point sur l’épuisement du droit de marque selon la jurisprudence communautaire, D.2000, Chron., p. 337 ; RTD eur., 1998, p. 111, obs., G. Bonet ; D.1999, Somm. Comm., p. 128 obs. J. Schmidt-Swalewski ; RTD eur., 2000, p. 99 obs. G. Bonet ; E. Arnaud, L'épuisement international du droit à la marque sacrifié au profit de l'épuisement européen, D.Aff., 1998, p. 1598. a imposé l'épuisement à l'échelle communautaire : le titulaire épuise son droit en mettant une première fois le produit en circulation dansla Communauté, et celui-ci doit pouvoir circuler librement dansla Communauté (la solution est étendue à l'ensemble de l'espace économique européen depuis l'accord sur l'EEE du 2 mai 1992). L'épuisement communautaire recouvre deux réalités qui correspondent aux conditions et aux effets de l'épuisement : l'épuisement n'a lieu que si la première mise en circulation est effectuée sur le territoire communautaire ; le droit ne sera épuisé que si le produit circule dans la Communauté. Si l'acte de mise en circulation est effectué en dehors de la Communauté, le titulaire de la marque a la faculté de s'opposer aux importations.

889. Limites  L’épuisement ne doit pas empêcher de s'opposer à des actes ultérieurs de commercialisation anormaux2973 Article 7§2 de la directive du 21 décembre 1988 – article 13§2 du Règlement sur la marque communautaire et l'article L713-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré.

Initialement limitée à la question du reconditionnement des produits marqués, l’exception à l’épuisement s’est développée. Aussi, le titulaire du droit pourra invoquer une atteinte à son droit sur la marque2974 CJCE, 4 nov.1997, aff.C-337/95 (Dior), Rec. p.I-6013 ; RTD eur., 1998, p. 596 obs. G. Bonet ; D.1998, p. 409, note M.-C. Bergerès ; JDI 1998, 556, note M.-A. Hermitte ; Ch. Vilmart, Parfums de luxe et grands whiskies. Les droits de propriété intellectuelle contre les importations parallèles, JCP éd.E, 1998, I, 1821 ; J.-S. Bergé, L'entre deux âges des droits intellectuels au temps communautaire, Europe, févr. 1998, p. 4. ; CJCE, 23 févr.1999, aff.C-63/97 (BMW), Europe 1999, comm.154, p. 20, note L. Idot ; RTD eur., 2000, p. 122 obs., G. Bonet. en cas d'atteinte à la réputation de la marque et à celle de son titulaire résultant par exemple de la publicité, d'une présentation inadéquate du produit, d’un emballage défectueux, etc.

B. La marque, une arme offensive

1. Le choix des modalités de mise à disposition de la marque

890. Diversité des modes de mise à disposition  S’il choisit de ne pas exploiter personnellement le réseau de franchise à l’étranger, le franchiseur devra mettre la marque à la disposition de son partenaire. A cette fin, il pourra recourir à différentes modalités juridiques dont le choix, outre les considérations fiscales, est étroitement lié à la structure de développement choisie pour l’implantation du réseau, qui peut varier selon les pays.

Dans le cas d’une master-franchise, le master-franchiseur doit mettre à la disposition du master-franchisé les signes distinctifs du réseau et, à cette fin, concéder une licence de sa marque. Cette licence devra prévoir la faculté, pour le master-franchisé, de concéder des sous-licences à chacun des franchisés. Cela suppose, si le master-franchisé n’est pas le titulaire de la marque, de s’assurer que la licence initiale l’autorise à conclure un tel acte et de vérifier les conditions dans lesquelles cette faculté a été concédée.

Dans le cadre d’une joint-venture, la société créée, qui devient franchiseur sur le territoire, doit disposer des signes distinctifs. La mise à disposition de la marque peut prendre, en fonction du droit applicable, des formes variées et dépend du point de savoir si le franchiseur souhaite se défaire ou non de la propriété de la marque. Dans le premier cas, il pourra recourir à la cession ou à l’apport en nature ; en revanche, s’il souhaite conserver la propriété de sa marque, il pourra en conférer la jouissance par la voie de la licence ou, plus rarement, de l’apport en jouissance. La licence n’emporte pas de transfert de propriété et constitue un moyen pour le franchiseur de s’assurer de la perception de redevances. Il peut également, afin d’éviter à la société de décaisser des fonds au moment de sa création, mettre la marque à disposition de la société nouvellement créée, soit par la voie d’un apport en nature – ce qui implique transfert de propriété –, soit par la voie d’un apport en jouissance.

En cas de franchise directe, la situation ne présente pas de spécificités par rapport à celle du franchisage national. La seule particularité tient à l’application de la loi régissant le statut de la marque et, notamment, les éventuelles dispositions d’ordre public y attachées. La parfaite connaissance de la législation nationale ou communautaire applicable est indispensable pour garantir la validité des contrats par lesquels les franchisés disposeront de la jouissance de la marque en cause.

Lorsque le franchiseur est titulaire d’une marque communautaire, la cession de la marque peut ne porter que sur certains produits et services ; elle ne peut toutefois pas être limitée territorialement alors que le dépôt d’une marque internationale n’interdit pas en revanche la cession territorialement limitée (c’est-à-dire circonscrite à un seul pays). Or, le plus souvent non seulement le franchiseur ne souhaite pas se défaire de sa marque mais, surtout, il souhaite en accorder la jouissance à des personnes différentes selon les territoires. En effet, dans le cadre du développement international, le franchiseur choisit ses partenaires locaux en fonction de leur connaissance du marché. En présence d’une marque communautaire, la licence est le contrat le plus utilisé, hormis les cas où le développement du réseau de réseau se fait par l’intermédiaire de filiales contrôlées par le master-franchiseur.

2. Précautions à prendre dans le contrat de licence

891. Présentation  La licence est le contrat par lequel le titulaire de la marque accorde au licencié le droit d’utiliser la marque. Elle permet au licencié d'exploiter la marque dans les limites du contrat et, en particulier, pour les produits ou services et le territoire pour lesquels elle a été conclue pendant une durée déterminée. La licence peut être totale ou partielle, exclusive ou non exclusive, limitée territorialement. Bien que non imposée dans le cadre d’une master-franchise, l’exclusivité de l’utilisation des signes distinctifs est couramment concédée dans la mesure où le partenaire est en charge du développement du réseau sur un territoire donné. Au niveau communautaire, les clauses du contrat de licence sont soumises aux dispositions du droit communautaire de la concurrence. Lorsqu’il s’agit d’une marque internationale, il convient de se référer à la loi applicable afin de s’assurer que les modalités mises à disposition sont couvertes par ce droit et leurs implications.

892. Précautions  Il convient d’être particulièrement vigilant sur la rédaction des obligations imposées au licencié quant à l’information et la collaboration dans la lutte contre la contrefaçon. Ainsi, le contrat devra non seulement prévoir les conditions dans lesquelles le licencié est autorisé à agir en contrefaçon, mais il devra également étudier les conditions dans lesquelles il informera et collaborera avec le franchiseur pour l’informer des actes illicites dont ce dernier peut ne pas avoir connaissance.

Le contrat devra traiter des modalités de l’exploitation de la marque. La question est toujours essentielle dans un contrat de licence et l’est d’autant plus au niveau international pour assurer l’homogénéité du réseau et le maintien de l’image de marque autour de laquelle le réseau s’est développé.

Si le franchiseur n’est pas titulaire de la marque mais licencié, il faudra évidemment s’assurer que le contrat initial lui a conféré la faculté de sous-licencier et, le cas échéant, faire procéder à l’intervention à l’acte du titulaire de la marque. Cette même faculté de sous-licencier, dans des conditions prédéfinies strictement avec le titulaire de la marque,, devra être attribuée au master-franchisé afin qu’il puisse, à l’occasion des contrats de franchise qui seront conclus pour le développement du réseau, autoriser les franchisés à utiliser la marque. Le master-franchiseur, le plus souvent, se porte garant de la bonne exécution du contrat par les franchisés et notamment des conditions d’exploitation de la marque.

Enfin, les contrats ayant une marque pour objet doivent envisager la question des formalités à accomplir, et notamment leur inscription sur les registres concernés. S’il s’agit d’une marque internationale, le système de Madrid a facilité la gestion de la marque internationale en permettant de procéder à l’inscription des formalités sur le registre international des marques et non auprès des registres des offices de chaque Etat où la marque est enregistrée. Tel n’est pas le cas lorsque le titulaire de la marque n’est pas passé par la voie de l’enregistrement international ; dans ce cas, il lui appartiendra de se renseigner sur les formalités propres à chaque pays. Compte tenu des aspects pratiques mais aussi de la nécessaire connaissance des spécificités juridiques propres à chaque pays concerné, il peut être opportun de s’entourer de conseils locaux.

Si une marque communautaire est en cause, qu’il s’agisse d’une cession ou d’une licence, les parties devront porter mention de ces actes sur le registre communautaire des marques aux fins d’opposabilité aux tiers du contrat et, éventuellement, d’exercice de l’action en contrefaçon. Il ne s’agit pas là d’une condition de validité de l’acte lui-même, toutefois, cela peut avoir des incidences sur la validité du contrat de franchise2975 Cf. supra, n°216 et suiv., sur les signes distinctifs, dans le cadre de la cause de l’obligation du franchisé..

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